La India, un nuevo pulso entre genéricos e innovadores

El post de esta semana trata sobre la batalla iniciada en 2006 por la farmacéutica suiza Novartis, contra la Oficina de Patentes de la India. Este caso, nos recuerda de nuevo que las patentes son derechos nacionales y que en definitiva, debe cumplir con la norma de cada territorio.

El epicentro del conflicto es el Glivec o mesilato de imatinib, este compuesto es utilizado generalmente como fármaco anticancerígeno, siendo muy común su uso contra la leucemia mieloide crónica (LMC).  Alrededor del año 1993, Novartis presentó en Estados Unidos una solicitud de patente de producto para el imatinib, más adelante en 1998, presentó una nueva solicitud, pero esta vez del mesilato de imatinib, es decir, una modificación de la solicitud primera. El problema surgió ese mismo año, cuando se presentó también esa solicitud de patente de producto en la India. 

Las particularidades de la India radican en su Ley de Patentes de 1970, en la cual sólo se aceptan patentes de método y no de producto. Esto implica, que si una empresa posee una determinada patente de método para obtener un producto, por ejemplo un medicamento innovador, puede ocurrir, que una segunda compañía utilice una tecnología similar a la patente, y obtenga el mismo producto, por ejemplo, un genérico. Es decir, que mientras existe una patente que permite el desarrollo de un fármaco innovador, puede coexistir patentes de procedimientos similares que dan lugar a medicamentos genéricos. 

Esto era así, hasta que la India pasó a formar parte de la Organización Mundial del Comercio en 1995, momento en el cual se firmaron los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC (o TRIPS, en inglés). Y se incluyeron las patentes de productos, entre otras novedades. Fue entonces, en el año 2005, cuando la India decidió enmendar su Ley de Patentes de 1970, para incluir estos Acuerdos. Sin embargo, hubo algunas disposiciones que se mantuvieron, y que suponen en la actualidad el origen del problema. Cabe destacar principalmente la Sección 3, apartado "d", en el cual se cita:

"(d) the mere discovery of a new form of a known substance which does not 

result in the enhancement of the known efficacy of that substance or the mere discovery of any new property or new use for a known substance or of the mere use of a known process, machine or apparatus unless such known process results in a new product or employs at least one new reactant.

Explanation.—For the purposes of this clause, salts, esters, ethers, polymorphs, metabolites, pure form, particle size, isomers, mixtures of isomers, complexes, combinations and other derivatives of known substance shall be considered to be the same substance, unless they differ significantly in properties with regard to efficacy;"

Por lo tanto, se podría decir que quedan excluidas de patentabilidad aquellas modificaciones de compuestos previamente conocidos, por no tratarse de verdaderas invenciones. Con esta excepción, lo que se está permitiendo en la India es un marco favorecedor al desarrollo de medicamentos genéricos, y evita que compañías farmacéuticas extiendan el derecho de patente a cualquier mejora que se obtenga con sus productos. 

Retomando la cronología del conflicto, no fue hasta 2006, cuando la Oficina de Patentes de la India rechazó la solicitud de patente presentada por Novartis para el mesilato de imatinib, por no constituir una verdadera invención respecto al imatinib patentado en 1993. 

Ante tal decisión, la compañía suiza demandó a la Oficina de Patentes de la India, una demanda centrada principalmente contra la Ley de Patentes del país, la cual no permite que se concedan patentes a nuevas formas de compuestos ya conocidos. Un Tribunal del sur de la India, fue el encargado de rechazar de nuevo la solicitud de patente, decisión que fue apelada por Novartis ante la Junta de Apelación de Propiedad Intelectual de la India, siendo otra vez rechazada. En 2009, Novartis acudió al Tribunal Supremo solicitando la interpretación del artículo en cuestión de la Ley de Patentes india. En teoría, era el 10 de julio, cuando se esperaba el veredicto final del Tribunal, pero recientemente se ha comunicado que tal decisión, volvía a ser aplazada hasta el 22 de agosto. 

En caso de un veredicto favorecedor para Novartis u otras compañías farmacéuticas con problemas similares, se plantearía la siguiente situación: se permitirían patentes de nuevas formas de sustancias ya conocidas, y se evitaría el desarrollo de medicamentos genéricos. 

La pregunta que deberíamos hacernos es qué alcance supone una decisión así en un país como es la India, con una población aproximada de 1,22 billones habitantes, y cuál sería el impacto social de tal decisión. Pero no será hasta el 22 cuando podamos hacer una aproximación, en función de la decisión del Tribunal. 

La guerrilla de las marcas en los Juegos Olímpicos

Tras terminar la Eurocopa hace ya unas semanas, donde la Roja nos maravilló, se acerca ahora el siguiente evento deportivo con trascendencia internacional. Los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El post de hoy no va a tratar sobre el uniforme oficial de España para los juegos. Hoy vamos a hablar sobre una modalidad de márketing muy común ante los grandes eventos deportivos (aunque no es exclusiva de los mismos), el ambush marketing o márketing de guerrilla.

El ambush marketing consiste en relacionar la marca de una empresa con un evento de trascendencia (visionado por millones de espectadores), sin que exista ningún tipo de relación contractual entre la empresa y el evento. Esto constituye un claro perjuicio para los patrocinadores oficiales del acontecimiento, quienes están desembolsando grandes sumas de dinero (en algunos casos alrededor de los 40 millones de dólares) para poder llevar a cabo dicha asociación de marca. Y es que dichos eventos no solo mueven interés, sino que levantan auténticas pasiones, y ser una marca que se impregne de toda esa pasión constituye una estrategia de marketing muy relevante.

Además del perjuicio para los patrocinadores oficiales, existe también un perjuicio para los organizadores ya que una reducción de los patrocinadores tendría un impacto directo sobre la financiación del evento.

Para evitar dicho perjuicio y como una primera defensa contra el ambush marketing, los organizadores registran un gran número de marcas (incluyendo marcas de eventos conforme al Sistema de Madrid), logos, dominios, diseños, todos ellos relacionados con el evento. Pero esta no es la solución definitiva, pues en el ambush marketing no se suelen utilizar ninguno de estos signos distintivos para hacer la asociación.

Entonces, es importante señalar como se puede relacionar un acontecimiento con una empresa si en la publicidad no aparece ningún signo registrado del evento. Una de las maneras posibles (hay muchas otras) radica en el mundo de las ideas. Pongamos un ejemplo. La antorcha olímpica es un símbolo de las olimpiadas que es capaz de tener muy diversas representaciones gráficas. Si en un anuncio en Londres (actual ciudad olímpica) una empresa junto con su marca pone a un un reconocido deportista y una antorcha, ya hemos hecho mentalmente la relación. En el ejemplo inventado podemos ver como, “a priori”, sin vulnerar ningún derecho de propiedad industrial e intelectual, se ha llevado a cabo una técnica de ambush marketing aunque ello no implica que dicha campaña sea legal.

Existen herramientas jurídicas tanto preventivas como resolutivas para afrontar el ambush marketing. Entre las armas para la lucha contra el ambush marketing se encuentran los derechos de autor, diseños, marcas, publicidad y la competencia desleal (en Reino Unido, al no tener un régimen de competencia desleal tendrían que acudir al régimen del “passing off”). Además suele ser habitual la promulgación de alguna ley por la que se limiten estas técnicas de marketing. En el caso de los Juegos Olímpicos de Londres es a través del London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006. En dicha norma se recoge que para decidir si hay una asociación con los juegos se tendrá en cuenta la impresión del anuncio o medio publicitario (o inclusive merchandising no oficial). Para valorar la impresión la norma aporta un listado de palabras cuya combinación podría indicar asociación como por ejemplo Juegos y 2012 o Juegos y Londres.

Otros medios preventivos para afrontar futuros problemas de ambush marketing se basan en la monitorización o en la prevención contractual.

La monitorización supone el seguimiento de los distintos registros de propiedad industrial e intelectual buscando posibles infracciones de los “derechos del evento”. Asimismo, debe de llevarse a cabo un seguimiento en Internet de posibles infracciones de los derechos. 

En lo que respecta a la prevención contractual, habría que destacar el papel que un contrato de patrocinio bien redactado puede jugar en la lucha contra el ambush marketing. Quién se encarga de la lucha, qué medidas se adoptan, quién soporta los costes en caso de litigio son algunas de las muchas preguntas que deberían de quedar resueltas en el contrato de patrocinio.

Recientemente han salido a la luz casos de ambush marketing, como el del delantero danés Nicklas Bendtner quien durante un partido de la Eurocopa hizo publicidad de una casa de apuestas, siendo por ello sancionado por la Comisión de Control y Disciplina de la UEFA.

Si bien, si algo hay que reconocer a las compañías que llevan a cabo las campañas de ambush marketing es la originalidad. Y de ahí el “peligro” que conllevan de desplazar las repercusiones mediáticas de las campañas de patrocinadores oficiales. Sirva de ejemplo el caso del velocista Linford Christie. Durante la conferencia de prensa previa a la final de los 100 metros lisos, en los juegos de Atlanta, Christie lució unas lentillas con el emblema de la marca deportiva Puma. Sin embargo, el patrocinador oficial del evento era Reebok.

Otro posible caso, que se puede leer en la prensa estos días, sería el de la empresa de los Middleton (padres de la Duquesa de Cambridge) que han anunciado en su página web la venta de productos bajo el título de “Celebrate the Games”. Entre los productos, juegos con aros de colores y cadenas de aros de colores en papel.

Así, una vez hecha la campaña de ambush marketing los problemas se presentan especialmente en la necesidad de la rapidez de respuesta y la eficacia de la misma. La solución tiene sabor a medidas cautelares (e incluso a inaudita altera parte, es decir, sin audiencia del demandado). Aunque el daño ya se ha producido cuanto menos dure mejor para el patrocinador oficial y el organizador del evento.

También hemos de decir que en el marketing deportivo no todo es blanco o negro, ni toda estrategia es ambush marketing. Si bien, para apreciar la gama de grises a veces resulta necesario un buen asesoramiento jurídico evitando así futuros problemas.

¿Soy lo que como? o ¿Eres lo que comes?

El caso es el siguiente: 

Sogecable, S.A interpone un recurso contencioso-administrativo, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de agosto de 2008, en el que se estimaba un recurso de alzada frente a resolución de 2007, que acordaba el registro de la marca "Soy lo que como", registro que fue denegado en la resolución impugnada.

O dicho en otras palabras:

Boomerang T.V, S.A, en representación de Sogecable, presentó una solicitud de marca denominativa para productos y servicios (clase 9 del nomenclator).  Solicitud que fue transferida a Sogecable en marzo de 2007. Ante este registro, Celador International Limited, titular de la de marca "Eres lo que comes" (enmarcada en las clases 3, 7, 9, 11, 16, 21, 25, 28, 29, 32 y 41), presento una oposición. En el escrito de alegaciones, consta que se trata de una productora de Reino Unido, con programas como Eres lo que Comes o Quien quiere ser millionario. Entro los artículos citados, resaltan el número 6 , apartado 1, letra b, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (No podrán registrarse como marcas los signos: Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.)

Ante esto, Sogecable, dijo que este artículo no era de aplicación, así como tampoco lo era el 5.1.a de la misma ley. El 10 de octubre de 2007 la OEPM, dicto resolución a favor de Sogecable, concediéndoles el registro de la marca, ya que consideraba que existían diferencias en sus conjuntos fonético denominativos, así como no ser de aplicación el citado artículo 5.1.a. Por su parte, Celador presentó un recurso de alzada, alegando motivos del tipo: similitud conceptual e identidad aplicativa y alto riesgo de confusión. El siguiente acontecimiento tuvo lugar el 27 de agosto de 2008, cuando la OEPM dictó la resolución, estimando el recurso de alzada y denegando el registro de la marca. Entendiendo que se cumplía el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, además de similitud conceptual y relación entre las areas comerciales. Agotada la vía administrativa, Sogecable, interpone un recurso contencioso-administrativo ante el el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En la resolución de este recurso contencioso-administrativo, el juez plantea varias cuestiones interesantes. 

Por un lado, el peligro de confusión ante los consumidores de esos productos o servicios que designan las marcas.  Para ello cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1997 (RJ 1997/5072), en la que se propone que el registro de marcas, patentes u otros títulos de Propiedad Industrial, se bifurque en dos direcciones; por un lado proteger al titular de la marca para evitar que terceros se puedan aprovechar del prestigio ganado; y por otro lado, de cara a los consumidores, " que necesitan protección para evitar la confusión que pueda producirse por la identidad  o semejanza entre los mismos productos distorsionando la demanda al hacer que los consumidores o usuarios adquieran productos que no eran los que estaban en sus preferencias"

Siguiendo esta línea, el Tribunal Supremo ha establecido una serie de requisitos, con el fin de determinar si existe o no semejanza entre dos marcas y si pueden conducir a confusión a los consumidores. En primer lugar, habla de un criterio estructural, "... ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrante de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible...". En segundo lugar, menciona un criterio semántico, haciendo referencia más bien a la idea o el significado que quieran transmitir las marcas confrontadas. Y en tercer lugar, añade una matización al criterio estructural, para aquellos casos en los que se utilicen prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza.

En este caso en concreto, se puede afirmar que se cumplen tales requisitos. Soy lo que Como y Eres lo que Comes, cumplen evidentemente una similitud semántica. Pues ambas marcas reflejan la misma idea. Lo único que varía entre las dos es el sujeto de la frase. Otro punto que discute el juez, es si realmente encajan en la misma área comercial. Sabiendo que la cadena de televisión CUATRO (Soy lo que Como), ha adaptado el programa de televisión de Reino Unido (Eres lo que Comes), no es necesario explicar el riesgo de confusión que esto podría generar.

Por estos motivos, el Tribunal opta por desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Sogecable, S.A contra la resolución de 27 de agosto de 2008 que dictó la OEPM, en la que se estimaba el recurso de alzada frente a resolución de 10 de octubre de 2007 que concedió el registro de la marca Soy lo que Como, resolución actualmente impugnada (y registro denegado).

A modo de conclusión, creo que es interesante el analísis que plantea el juez al citar la Sentencia de 10 de junio de 1997, y que nos recuerda un poco la naturaleza de la Ley de Marcas o de cualquiera relacionada con la Propiedad Industrial. Está claro, que este tipo de legislaciones están destinadas a; por un lado, proteger al titular del derecho, en tanto que ha hecho una inversión , y evitar que terceros exploten su marca, patente...; y por otro lado, de cara a los consumidores o usuarios, para evitar la confusión, y que estos puedan asociar una marca a un determinado producto y no a otro.

El caché de Google

El 26 de septiembre de 2006 se presentó demanda por D. GERMÁN autor de una página web contra la compañía GOOGLE SPAIN S.L. solicitando que se dictara sentencia por la que se condenase a la demandada: “1. Al cese del funcionamiento del motor de búsquedas de páginas Web accesible a través de la dirección de Internet www.google.es, por medio de su suspensión y de su prohibición de reanudación.”

El conflicto del litigio radicaba en si Google a través de su motor de búsquedas vulneraba los derechos del demandante sobre una página web al realizar de la misma una copia no autorizada. El demandante alegaba que Google vulneraba el derecho de reproducción (art. 17 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en adelante LPI) y el derecho moral a retirar la obra del comercio (art. 14.6 LPI).

El motor de búsqueda de Google consiste en un robot que rastrea todos las webs conectadas a la red haciendo una copia del código html en la memoria caché para facilitar la indexación de la web (actividad de copia en la memoria caché). La memoria caché es una memoria temporal y transitoria cuyo fin es permitir un uso rápido y puntual de la información.

El “system caching” o “proxy caching” constituye la puesta a disposición del usuario de una copia almacenada de manera automática en la memoria caché para agilizar el acceso a la información (actividad de comunicación de la copia de la memoria caché). Existen dudas en la doctrina sobre si ésta actividad se encontraría amparada en la excepción del art. 31.1 LPI al no ser técnicamente esencial para llevar a cabo la transmisión, pero si contribuye en que la transmisión sea más eficaz. Si bien, parece que dicha actividad caería dentro del paraguas de exenciones que recoge la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en adelante LSSI (véase las exenciones previstas en arts. 15 y 17 LSSI).

La tercera actividad de Google consiste en la reproducción de una parte del contenido de la página web en la página de resultados de búsqueda de Google.

El Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona en su sentencia de 30 de marzo de 2007 desestimó la demanda íntegramente, condenando en costas al demandante basándose en:

• El propósito de la web era “captar interesados en mayor número”. Una web constituye el medio con mayor grado de difusión de los contenidos. Y Google a través de sus actividades facilita el acceso a un mayor número de usuarios, por lo que la finalidad de la presente web no se ve perjudicada por Google sino más bien todo lo contrario.

• La existencia de procedimientos para que la web no aparezca en Google. Así, hemos de señalar que al ser la propia web del autor, se podría incluir un protocolo de exclusión de robots (ello permitiría que el robot de Google pasase por alto la web y no apareciese en los resultados).
• La actividad se encontraría amparada en la excepción del art. 31 LPI y excepciones de los arts. 15 y 17 LSSI.

En apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó sustancialmente el recurso, y confirmó el fallo, excepto en materia de costas. Entre los fundamentos en los que se basó la Audiencia Provincial se encuentran:

• La reproducción de fragmentos supone “una reproducción y comunicación “tan efímera, incidental y mínima que, como veremos más adelante, carece de relevancia infractora””. Vemos aquí un argumento basado en el principio de minimis non curat lex.
• El artículo 40 bis LPI establece que la interpretación de los artículos sobre límites a los derechos de autor (artículos 31 y siguientes LPI) han de interpretarse sin que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. En opinión de la Audiencia Provincial, ello podría conllevar a una extensión de los límites más allá de su tenor literal mediante la vía interpretativa. El artículo 40 lo relacionan con la doctrina del “fair use” (típico de EEUU) señalando que la propiedad intelectual no ha de configurarse como un derecho absoluto. Se ha de considerar la finalidad y carácter del uso de la web (en éste caso la de facilitar un acceso rápido y proporcionar resultados que cumplan los criterios de búsqueda), la naturaleza de la obra (una web), la cantidad y sustancilidad de la parte reproducida respecto a la obra en su totalidad (en el caso se limita a la mínima imprescindible para que el solicitante pueda discriminar o no el resultado de la búsqueda) y el efecto sobre el mercado potencial y el valor de la obra (que en el presente caso le favorece el uso que el motor de búsqueda hace de la web ya que facilita un acceso por más personas). El análisis que realiza la Audiencia Provincial, y los factores considerados para el análisis tienen un claro “origen” o al menos “paralelismo” con la sección 107 del US Copyright Act donde se establece el régimen del “fair use”.
• Concluye la Audiencia que siendo la finalidad de la web, que sea conocida por el mayor número de personas, un motor de búsqueda como el de Google no sólo no le perjudica sino que le beneficia.

Por último se interpone recurso de casación basándose en una infracción por la no aplicación del artículo 31.1 LPI en relación con el art. 40 bis LPI interpretado a la luz del US Copyright Act. A tenor de dicho recurso se dicta la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012. 

El Tribunal Supremo reconoce que las actividades de Google se ajustan a “los usos sociales tolerados” mientras que el derecho de autor del demandante sobre la web se encuentra limitado a un ejercicio normal (conforme al art. 7 del CC).

En lo que respecta al razonamiento basado en el fair use (uso justo, limpio o leal) el Tribunal Supremo lo enlaza con la doctrina del “ius usus inocui” (derecho al uso inocuo del derecho ajeno). Considera que el art. 40 bis LPI constituye una manifestación del “ius usus inocui”, del principio general de la buena fe (art. 7.1 CC), de la prohibición del abuso de derecho (ar.t 7.2 CC) y la configuración del derecho de propiedad como un derecho delimitado por el que el Tribunal ha de considerar si la reproducción perjudica a los intereses legítimos del autor (en nuestro caso de una web) o si por el contrario favorece los citados intereses. Por ello ni el artículo 31 ni el 40 bis LPI son excluyentes de la doctrina del “ius usus inocui”.

Así, la pretensión de cerrar el buscador de Google y otorgar una indemnización supone un abuso de derecho o ejercicio antisocial del mismo (art. 7.2 CC) ya que la finalidad es la de perjudicar a Google sin que el demandante obtenga con dichas pretensiones un beneficio propio claro (más bien lo contrario si tenemos en cuenta que Google ayuda a hacer accesible para un mayor número de usuarios la web del demandante, cumpliendo así con el objetivo de una web). Señala el Supremo que cuestión distinta hubiera sido que la pretensión fuera “la eliminación de la "copia caché" o de los fragmentos de la página web del demandante en los resultados de la búsqueda”.

Por ello, el Tribunal Supremo desestima el recurso ya que el derecho de autor no puede suponer un uso abusivo e ilimitado del mismo interpretado para favorecer pretensiones que perjudicarían a otro sin generar un beneficio propio para el demandante.